- 허술한 기술비밀 관리로 특허가 무효되는 경우 많아 -

# 중소기업 A사는 신기술을 개발하고, 특허출원 전에 B사와 물품공급 계약부터 체결했다.

그런데 A사는 계약서에서 비밀유지의무 조항을 빠뜨렸다.

A사는 그 신기술로 특허를 받았지만, 무효심판 과정에서 특허출원 전에 비밀유지의무가 없는 B사에 제품을 판매한 사실이 밝혀지게 되었고,

결국 A사의 특허는 신규성이 없다는 이유로 무효가 되어 버렸다. 

# 중소기업 C사는 특허출원하기 전에 신제품에 대한 매뉴얼을 구매예정 업체인 D사 등에 제공했다.

그런데 C사는 그 매뉴얼에 대한 비밀유지 경고를 하지 않았으며, 그 매뉴얼에 ‘보안문서’로 인식할 만한 어떠한 표시도 하지 않았다.

그 때문에 C사의 특허는 스스로 제작ㆍ배포한 매뉴얼에 의해 신규성이 상실됐다는 이유로 무효가 되어 버렸다.

# 중소기업 E사는 공공기관에 신제품 기계를 설치해 사용자 반응을 확인한 후에 특허를 출원해 등록받았다.

그런데 E사는 그 기계에 대하여 특별한 비밀관리 조치를 취하지 않은 채 공공기관 직원 등 외부인이 내부 구조를 쉽게 파악할 수 있는 상태로 방치했다.

그 때문에 E사의 특허는 무효심판 절차에서 신규성 요건에 위배된다는 이유로 무효가 되어 버렸다.

위 사례처럼, 중소기업들이 특허를 출원하기 전에 신기술의 비밀을 제대로 지키지 못해 어렵게 획득한 특허권이 허무하게 무효가 되는 사례가 적지 않은 것으로 밝혀졌다.

특허심판원(원장 고준호)에 따르면, 최근 5년간(’13~’17) 비밀유지의무를 둘러싼 특허무효심판 총 61건을 분석한 결과, 그 중 약 48%인 29건의 특허가 비밀관리가 소홀하여 무효된 것으로 알려졌다. 

무효된 29건을 분쟁 당사자별로 보면, 중소기업끼리의 분쟁이 13건(45%), 중소기업과 개인 사이의 분쟁이 5건(17%), 중소기업과 해외기업 사이의 분쟁이 4건(14%) 등으로 중소기업과 관련된 사건이 대부분(79%)을 차지해 중소기업의 특허출원 전 기술보안 관리에 세심한 주의가 필요한 것으로 나타났다.

특허는 새로운 기술이어야만 주어지는데 이를 신규성 요건이라 한다.

다시 말하면 다른 사람에게 알려진 기술은 특허를 받을 수 없다는 의미다. 따라서 특허를 받았더라도 나중에 다른 사람에게 이미 알려져 있는 기술로 밝혀지면, 그 특허는 심판절차를 통해 신규성이 없다는 이유로 무효가 될 수밖에 없다.

실제 특허의 무효심판 단계에서는 기업내부의 자료가 신규성 상실의 증거로 제출되는 경우가 많다.

그러한 기업내부의 자료가 빌미를 제공하여 특허가 무효로 되는 것은 큰 손실이 아닐 수 없다.

따라서 중소기업들은 무효심판 절차에서 요구하는 최소한의 기술보안 조치라도 취해 두는 것이 중요하다.

이를 위해서는 기업내부 자료에 비밀표시를 해 두거나, 사업제안서나 납품 계약서에 비밀유지 의무조항을 반드시 넣는 등의 조치가 일상화되도록 관리할 필요가 있다.

이를 위해서는 특허청에서 제공하는 원본증명서비스와 계약서 표준서식 영업비밀보호센터(www.tradesecret.or.kr) , 해외 파트너와의 원활한 기술협상을 위한 IP Business 계약서 가이드북 국제 지재권 분쟁정보 포털(IP-NAVI, www.ip-navi.or.kr) , 그리고 「영업비밀 유출분쟁 법률자문 지원제도」및 전국 24개 지역 지식재산센터의 「중소기업 IP 바로지원서비스」 등의 정보를 활용하는 것도 중소기업의 기술비밀 관리에 큰 도움이 될 것으로 보인다.

특허심판원 관계자는 “비밀유지의무를 둘러싼 특허무효 분쟁은 협력관계를 정리되는 과정에서 동업자끼리 다투는 경우가 대부분이다.

동업자끼리만 공유하던 내부 비밀자료를 근거로 소모적 특허분쟁이 일어나고, 그 결과로 중요한 특허가 무효로 되는 것은 매우 안타깝다.”며, “특허출원 전에는 기술비밀이 유지될 수 있도록 각별한 주의가 필요하다.”고 말했다.

  
※ 출처 : 특허청